З підписанням Угоди про Асоціацію Україна взяла на себе ряд зобов’язань стосовно покращення митного законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності. У зв’язку з цим 17 жовтня 2019 було прийнято Закон №202-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної  власності під час переміщення товарів через митний кордон України".

Закон прийнятий з метою імплементації положень директив та регламентів Європейського Союзу для встановлення загальних правил ефективної боротьби з нелегальним ринком контрафактних та піратських товарів без перешкоджання свободі законної торгівлі. 

Даним законом уточнено і розширено поняття "контрафактні товари"  та "піратські товари", включено в МКУ термін "товари, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності". Основним нововведенням даного закону є так званий "паралельний імпорт".

Спробуємо розібратись в його суті.

До функції митних органів серед іншого належить сприяння захисту прав інтелектуальної власності та недопущення переміщення через кордон України контрафактних товарів та піратських. З цією метою був створений митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності, відомий як ОПІВ. До прийняття змін до МКУ митний реєстр ОПІВ, що фактично повинен захищати внутрішній ринок та споживача від імпорту підробок, обмежував можливість імпортерів вільно ввозити товари відомих торгових марок, створював підґрунтя до зловживань і де-факто застосування національного принципу вичерпання прав. Така прогалина в законодавстві активно  використовувалась окремими  імпортерами для створення монополії на ринку України.

Мабуть, всі погодяться, що для виробника товару основною метою є отримання вигоди досягнутої шляхом продажу товару, після чого покупець продукції отримує право вчиняти будь-які дії стосовно придбаного товару. Здавалося б, все логічно та закономірно, проте є один спірний момент в даній ситуації… неточність чи то прогалина. А саме про вичерпання прав правовласника стосовно торгової марки, що означає втрату виробником права на комерційну експлуатацію товару після його першого продажу.

В міжнародній торгівлі існує декілька принципів вичерпання права власності: національний та міжнародний, а також  регіональний принцип (приклад в ЄС).

Принцип національного вичерпання права зобов’язує імпортера при ввезенні товару  у свою країну підтвердити у виробника право на його подальший продаж.

Наприклад, ви купили партію шампанського  Dom Perignon у Франції з метою продати товар в Україні. Ви - власник товару, але імпортувати товар не можете без дозволу виробника, який внесений в митний реєстр ОПІВ як правовласник торговельної марки Dom Perignon, або офіційного представника правовласника. До набрання чинності Закону імпорт товарів з торговою  маркою наявною в реєстрі ОПІВ, призупинявся для погодження з правовласником. Така процедура звичайно сприяла захисту правовласника, проте створювала перешкоди для дрібних імпортерів та обмежувала свободу законної торгівлі. Для імпортера це означало затримку вантажу терміном до 10 днів, простій автомобіля та розміщення товару на склад. В свою чергу це непередбачувані витрати та ризики для власника товарів. Більше того, термін призупинення міг бути продовжений митними органами, а у випадку незгоди правовласника товари підлягали знищенню. Зрозуміло, що вірогідність такого розвитку подій суттєво знижувала привабливість імпорту товарів відомих торгових марок. 

Враховуючи зміни в МКУ імпорт оригінальних товарів повинен проводитись митними органами без застосування процедури призупинення, що у свою чергу означає митне оформлення "з коліс", без простоїв авто та без вивантаження товару на склад.

У випадку міжнародного принципу вичерпання права, правовласник не має права забороняти використання власного торговельного знаку відносно товару, після здійснення першого продажу, незалежно від того, де товар було введено в цивільний обіг. Таким чином, враховуючи зміни в МКУ імпорт оригінальних товарів повинен проводитись митними органами без застосування процедури призупинення, що у свою чергу означає митне оформлення "з коліс", без простоїв авто та без вивантаження товару на склад. Звернення до правовласника передбачено у випадку, коли у митниці є ґрунтовні підстави для сумнівів в оригінальності товарів.

Регіональний принцип швидше виключення, оскільки працює він тільки на території ЄС.

На даний момент в національному законодавстві принцип вичерпання прав чітко не визначений. Формулювання Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" дає підстави вважати, що встановлюється міжнародний принцип, проте це чітко не встановлено, ст. 16, п. 6:

"Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим  особам використовувати  без його згоди зареєстрований знак не поширюється на використання знаку для товару,  введеного під  цим  знаком  в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою,  за умови, що власник  свідоцтва  немає  вагомих  підстав  забороняти  таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в  цивільний оборот.

Внаслідок чого виникає можливість альтернативного трактування.

З 14 листопада заходи захисту щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, передбачені ст.397 МКУ, не застосовуються до оригінальних товарів. Варто підкреслити, що оригінальні товари - це товари, що виготовлені виробником або підрядником з дозволу виробника, а тобто не порушують право інтелектуальної власності.

Таким чином, Закон №202-IX фактично ініціює міжнародний принцип вичерпання права. Такі зміни повинні позитивно вплинути на здорову конкуренцію на ринку, оскільки тепер навіть дрібні імпортери мають можливість ввозити оригінальну брендову продукцію зі сплатою всіх податків паралельно з  правовласником чи офіційними дилерами.

Окрім того, враховуючи, що в МКУ є чітке визначення контрафактної продукції та піратських товарів, тому проблем з імпортом оригінальних товарів виникнути не повинно. Проте варто підкреслити, що доволі спірною нормою в цьому законі є пункт, що стосується товарів, які підозрюються в порушенні прав інтелектуальної власності. До прийняття нових регуляторних актів та методологічних рекомендацій поки не до кінця зрозуміло як буде діяти інспектор митниці при оформленні товарів з ТМ, що наявна в реєстрі ОПІВ. Проаналізувавши норми Закону є підстави стверджувати, що для митного оформлення "паралельного імпорту" необхідно підтвердження   легальності походження товарів від виробника та автентичності товарів. При дотриманні цих умов у імпортера ризик затримки вантажу та простою автомобіля зменшується до мінімуму. Відповідно знижується вірогідність додаткових фінансових витрат, що дає імпортеру можливість прорахувати свою поставку, та надати конкурентну ціну на товар для кінцевого споживача.

Як вказано  в прикінцевих положеннях протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом Кабінет Міністрів України повинен розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону. Зараз активно обговорюється та приймаються пропозиції зацікавлених осіб стосовно методології визначення оригінальних товарів, а також необхідності залучення правовласника до ідентифікації оригінальних товарів. Існує вірогідність, що офіційні дистриб’ютори будуть намагатись впливати на обмеження імпорту товарів відомих ТМ, проте цілком заборонити паралельний імпорт їм не вдасться. 

Враховуючи вищесказане, можна стверджувати, що "фокус" митниці змістився, чи вірніше зосередився на контрафактних та піратських товарах, оскільки одним із найважливіших завдань митниці є не допустити потрапляння таких товарів на внутрішній ринок. В полі зору контролюючих органів тепер більше пошук порушників на внутрішньому ринку. 

Тепер імпортери фактично мають можливість планувати імпортні поставки оригінальних брендових товарів, в тому числі термін і вартість доставки, не стаючи заручниками правовласників.

Варто підкреслити, що метою законодавчих змін було сприяння свободі законної торгівлі та встановлення загальних правил боротьби з нелегальним переміщенням контрафактних товарів.